4.现有设计抗辩中“转用”规则的适用

——王某与佛山市名庭五金制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

【案号】

一审：广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第668号

二审：广东省高级人民法院（2017）粤民终91号

【裁判要旨】

在外观设计侵权纠纷中，虽然被诉侵权设计与现有设计的产品种类不同或不相近，但是如果被诉侵权设计与该现有设计明显存在转用手法启示的情形，且被诉侵权设计与该现有设计不存在实质性差异的，应认定被诉侵权设计属于现有设计，被诉侵权设计不构成侵权。

【案情介绍】

王某是名称为“门花（M08）”、专利号为ZL201330203493.5的外观设计专利的权利人，专利申请日是2013年5月14日，授权公告日是2013年11月6日，目前仍处于有效期。王某以名庭公司侵犯其外观设计专利权为由，请求法院判令名庭公司停止侵权、销毁专用生产模具、尚未销售的侵权产品及一切相关宣传材料，赔偿王某经济损失（含合理费用）人民币15万元及承担本案诉讼费用。

本案专利与被诉侵权设计均为门花。根据本案专利授权文件的记载，该外观设计产品的用途是用于装饰门、栏杆、楼梯，起修饰的作用。名庭公司以其在纽约公共图书馆查询到的《The Cabinet Maker's Album》（New York，Steiger，1871-1872）一书第44页“木雕餐柜”的设计图案主张现有设计抗辩。

【法官评析】

一、我国现有设计抗辩制度的立法目的及其内容

现有设计是指在申请日以前在国内外为公众所知的设计。根据我国专利法第二十三条的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。而现有设计抗辩是指在外观设计专利纠纷中，如果被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或无实质性差异，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。也就是说，现有设计抗辩是针对专利权人提起的侵权之诉所主张的一种不侵权抗辩。

由于我国的外观设计授权采用初步审查的方式，授权外观设计的新颖性、创造性未予实质审查，在这种情况下，一些外观设计专利存在不当授权的可能。而我国法院在专利侵权纠纷中不审查专利的有效性，如果被告对原告的外观设计专利权的有效性产生质疑，只能向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告该外观设计专利无效的请求。为了防止公有领域的设计被不合理的排他使用，简便高效地保护公众使用现有设计的自由，减轻被侵权人的诉累，我国专利制度中建立了现有设计抗辩制度，阻止专利权人有关专利侵权的知识产权请求权的行使。

我国2008年修订的专利法第六十二条首次引入现有设计抗辩规则，规定在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称2009年专利法解释）第十四条第二款规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计，进一步明确了现有设计抗辩的比对对象，即应将现有设计与被诉侵权设计进行比对。

二、“转用”规则在现有设计抗辩中的适用

我国外观设计专利的比对以产品种类相同或相近似为前提。国家知识产权局对此认为，“对于专利权人来讲，更重要的是获得市场的独占垄断权利，因此是为了获得更大的市场份额，通常情况下只有相同类别的产品才具有相同的消费群体，同类侵权产品才有可能挤占专利产品的市场份额，因此，在专利侵权判定中更注重领域的远近。”^[1]《专利审查指南》明确规定“外观设计实质相同的判断仅限于相同或相近种类的产品外观设计”^[2]，将相同或相近种类作为外观设计是否实质相同的判断基准。外观设计专利的行政授权程序与侵权判定程序均坚持这一标准。外观设计专利权的保护范围受产品范围的限制，专利权人无权禁止他人在受保护的产品范围以外的其他产品上使用该外观设计。^[3]

转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。^[4]根据《专利审查指南》第四部分第五章第六节的相关规定，转用有两种情形：一种情形是具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示的^[5]，比如，虽然现有设计中没有篮球形状的水杯设计，但是在已经存在足球形状水杯设计的情况下，该转用手法在相同种类的产品的现有设计中存在启示。在这种情形下，如果涉案专利由现有设计转用得到，且与现有设计相对应的特征相同或仅有细微差别，则涉案专利与现有设计不具有明显区别，不应授予专利权。另一种情形是模仿自然物、自然景象以及将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到其他种类产品的外观设计中。以下几种类型的转用属于明显存在专用手法的启示的情形，由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别：（1）单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计；（2）单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；（3）单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；（4）由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。上述情形中产生独特视觉效果的除外。^[6]因此，根据外观设计专利的授权规则，外观设计相同相近似的比对在存在转用启示的情况下可以突破产品种类的限制，若某一产品的外观设计可以从另一不相同也不近似种类产品的外观设计转用得到，则前者与现有设计仍不具有明显区别。

虽然《专利审查指南2010》关于外观设计“转用”的内容是对专利法中外观设计专利授权条件的细化。笔者认为，基于外观设计专利不保护现有设计的基本原理，若一项外观设计属于对现有设计的转用而与该现有设计没有明显区别，则该外观设计不应纳入专利保护范围。本案中，虽然被诉侵权产品为门上的装饰构件，属于“装饰品”，与名庭公司所主张的现有设计“橱柜”不属于相同或相近的种类，但是两者的设计特征仅有细微差别，被诉侵权装饰品的外观设计可以由现有设计“橱柜”的外观设计中得到转用手法的启示，因此，名庭公司的现有设计抗辩理由成立，应予支持。

值得注意的是，在现有设计抗辩中适用“转用”规则时，仍应遵循外观设计侵权判定的“整体观察、综合判断”的原则，审查被诉侵权设计与现有设计之间的整体视觉效果有无实质差异。如果虽存在转用启示，但被诉侵权设计与现有设计的整体视觉效果存在明显差异的，则现有设计抗辩不成立。

三、本案的启示

我国外观设计专利的审查和保护限定了产品的类别，体现了我国立法者对外观设计的保护政策。在欧盟，外观设计与其应用的产品通常没有密切的关系。如一项外观设计是为汽车开发的，将其应用到玩具上也将被视为侵权，或者甚至应用到钥匙环上也将侵犯该外观设计的权利。^[7]在美国，新颖性和创造性判定的前提限制在“类似领域的设计”，但是近年来不少意见认为这种限制可能与实际的设计过程相违背。因为设计者不会拘泥于类似领域的在先设计，一项针对设计行业人员的调查报告显示，设计者经常阅读和接触各类资源以开拓自己的视野，而不论这些资源与其设计所附载的产品是否相关或类似。^[8]我国在外观设计专利授权领域已经以“转用”突破了产品种类的限制，然而在专利侵权的法律中并无明确规定。无论是从保护公众使用现有设计自由的现有设计抗辩立法初衷来看，还是从坚持授权程序与侵权判定程序同一标准的角度分析，笔者认为，我国外观设计侵权判定标准也应引入“转用”规则，明确在外观设计侵权纠纷中，如果被诉侵权产品的设计与一个与其种类不同或不相近似的产品的现有设计明显存在转用手法启示的情形，且被诉侵权设计与该现有设计不存在实质性差异的，该侵权设计属于现有设计，被诉侵权设计不构成侵权。

（邓燕辉 张苏柳 作者单位分别为：广东省高级人民法院知识产权审判庭法官、广东省高级人民法院知识产权审判庭助理审判员）

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[1] 参见林笑跃、刘稚等：《外观设计制度的完善》，载于国家知识产权局条法司编著：《专利法实施细则修改专题研究报告》（上卷），知识产权出版社2008年版，第430页。

[2] 《专利审查指南2010》第四部分第五章5.1.2。

[3] 根据2009年专利法解释第八条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

[4] 《专利审查指南2010》第四部分第五章6.2.2。

[5] 《专利审查指南2010》第四部分第五章6。

[6] 《专利审查指南2010》第四部分第五章6.2.2。

[7] 中国商务部、欧洲内部统一协调局《中国—欧盟知识洋权项目二期》，载《欧洲知识产权保护指南》。

[8] 参见王明达主编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南〉理解与适用》，中国法制出版社2014年版，第276～279页。