3.非新产品制造方法专利侵权认定中的举证责任分配

——赵良新诉中国文化遗产研究院侵害发明专利权纠纷案

【案号】

一审：北京市第三中级人民法院（2015）京知民初字第7号

二审：北京市高级人民法院（2017）京民终402号

【裁判要旨】

在涉及方法专利的侵害专利权纠纷中，应结合具体案情对侵权指控成立的可能性和双方当事人的举证能力等因素合理分配举证责任。对于非新产品的方法专利，如果专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据，被诉侵权人拒不举证或举证不能的，可以推定其使用了该专利方法。

【案情介绍】

涉案专利名称为“古建彩绘的制作方法”，专利号为201010156763.7，申请日为2010年4月27日，公开日为2010年8月18日，授权公告日为2013年9月25日，申请人及专利权人为赵良新。涉案专利申请公开及授权公告的权利要求1一致，具体如下：“1.一种古建彩绘的制作方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤S1：根据每一色图案对应一丝网印版确定该彩绘所需丝网印版的数量，并根据图案覆盖的方式确定各丝网印版所对应的印刷顺序及图案，根据该图案制成丝网印版；其中，各丝网印版上的图案面积大于或等于该彩绘成品上对应色所实际显示的图案面积；步骤S2：向各色颜料中加水及白乳胶，搅拌成均匀的糊状混合物，将该糊状混合物过筛网待用，且该筛网的目数大于该颜料的色所对应的丝网印版的目数；步骤S3：按印刷顺序选取丝网印版及对应色的糊状混合物，以图案覆盖方式将各丝网印版上的各色图案印刷于承印物上。”

2012年5月，承德市文物局委托中国文化遗产研究院（简称文化遗产研究院）编制《承德安远庙油饰彩画修复工程设计》，其中，关于安远庙普度殿油饰彩画修复方案部分有如下记载：补做普度殿内1-3层白堂篦子天花，纹饰、颜色及使用材料参考残留天花前期调查结果，使用与原材料相近的传统材料和工艺进行重绘，即在篦子上裱糊两道高丽纸（麻70%、桑皮30%），再把画好天花经裱糊贴于篦子上，最终软天花纸地仗达到4-5层。天花绘六字真言纹样，绘制使用无机矿物颜料……

2013年1月10日，文化遗产研究院与避暑山庄及周围寺庙文化遗产保护工程指挥部工作办公室于河北省承德市签订《河北省文物保护工程施工合同》，根据该合同约定，文化遗产研究院作为承包人承包了安远庙、殊像寺彩画保护工程施工，工程工期为2013年1月10日至2013年11月16日。合同总金额为10903693元，其中，涉及安远庙清代彩画修复工程的合同金额为4949438.15元。资金来源为财政拨款。

文化遗产研究院为证明其系采取传统手绘方法制作安远庙天花，提交了2013年4月至10月间的施工现场照片和施工人员自行制作的2013年8月、9月和10月的《施工日志》及天花谱子的实物照片等证据，赵良新对上述证据的真实性予以认可。上述证据中，文化遗产研究院主张5月至9月间的数幅照片表明施工人员系采用手绘方式制作，具体涉及的是包黄胶步骤。在《施工日志》的“工作范围及事项”一栏有诸如“普度殿内三层彩画刷色沥粉”“普度殿内三层包黄胶”“普度殿内三层贴金打金胶”“普度殿内三层刷栏杆打点活”等记载，文化遗产研究院主张，刷色、沥粉、包黄胶、打点活等均系手绘方法所特有的工艺步骤。但其同时表示，沥粉之前的步骤在上述施工日志中没有记录，因之前的步骤并非在现场完成，而是在北京完成的。赵良新认可刷色沥粉等系手绘工艺步骤，但其表示沥粉、包黄胶、打点活等均不在涉案专利权利要求1保护范围内，并非本案争议的方法步骤，且上述证据均无法体现天花制作的全部步骤，不能证明文化遗产研究院系采取传统手绘方法制作。

2015年3月12日，赵良新向一审法院提出司法鉴定申请，请求对安远庙天花是手绘还是丝网印刷进行鉴定。文化遗产研究院亦同意通过鉴定的方式查明案情。经就鉴定机构的选择范围协商一致后随机抽签，双方共同选定北京明正司法鉴定中心作为鉴定机构。

2015年5月28日，一审法院与北京明正司法鉴定中心签订司法鉴定协议并出具司法鉴定委托书，委托北京明正司法鉴定中心对河北省承德市安远庙天花是手绘还是丝网印刷进行鉴定，鉴定天花的范围为“方光大线之内除沥粉贴金以及圆光朔火纠粉白色渐变部分以及局部打点活的颜色部分之外的所有颜色部分”。北京明正司法鉴定中心向一审法院出具《说明函》，称需赴安远庙现场检验待鉴定的天花并拍照留存以供鉴定文书附图所用，并称鉴定将采取以下具体步骤：1.安远庙主殿普度殿三层中，每层指定并确认一块天花图案作为检材；2.搭高架梯近距离局部放大检验印刷特征；3.现场勘验主要采用拍照方法，不破坏庙内任何物品。

2016年5月10日，在一审法院及双方当事人、承德市文物局工作人员的见证下，北京明正司法鉴定中心对被控侵权的安远庙天花使用拍照和高倍放大镜提存的方式进行现场取样，取得了安远庙中两块天花的照片等信息作为检材。2016年6月27日，在一审法院及双方当事人、北京明正司法鉴定中心鉴定人员的见证下，赵良新使用涉案专利的丝网印刷方法制作并任意选定一块天花，北京明正司法鉴定中心对该天花使用拍照和高倍放大镜提存的方式进行现场取样，取得该天花的照片等信息作为对比样本。同年7月29日，北京明正司法鉴定中心出具了京正［2015］文鉴字第170号《司法鉴定意见书》（简称第170号司法鉴定意见书），结论为：检材与样本为同一种印刷方式形成。具体理由为：检材与样本在网格形态、网眼痕迹、气“泡”、“坑”点、露白及挤墨现象等特征反映一致，属于本质性的符合特征，差异点可以得到解释，反映出同一种印刷方式的痕迹特征。

赵良新认可被控侵权行为已经停止，表示放弃要求停止侵权的诉讼请求；因被控侵权行为开始于涉案专利授权公告之前，赵良新将第二项诉讼请求变更为支付使用费并赔偿损失共计50万元。

北京知识产权法院一审认为，赵良新主张文化遗产研究院制作安远庙天花使用了丝网印刷方法，且该方法落入涉案专利权利要求1的保护范围。鉴于被控侵权行为即安远庙天花的制作过程在赵良新发现之时即已结束，赵良新无任何其他途径可以直接证明被控侵权行为所使用的完整方法，而经过鉴定部门的专业鉴定，可以确定文化遗产研究院制作的安远庙天花与用涉案专利方法制作的天花采用同一种印刷方式形成。此时举证责任应转移至文化遗产研究院，文化遗产研究院应当证明其使用的方法与赵良新专利方法不同。然而，文化遗产研究院并未提交有效证据证明其完整的施工方法。文化遗产研究院关于其系采用手绘方法制作的辩解与鉴定结论明显相悖，不予采信。虽然现有证据无法直接证明文化遗产研究院制作安远庙天花的步骤与涉案专利权利要求1的步骤一致，但综合全案情况，文化遗产研究院制作安远庙天花使用了涉案专利权利要求1所保护的方法具有高度可能性，对该事实予以确认。据此，判决：文化遗产研究院向赵良新支付使用费及赔偿赵良新经济损失共计五十万元。

一审判决后，文化遗产研究院不服提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为，依据现有事实，综合考虑双方当事人的举证能力、举证情况等因素，可以推定文化遗产研究院使用了涉案专利权利要求1所保护的方法。一审法院关于文化遗产研究院侵害赵良新涉案专利权的认定，具有事实和法律依据。关于使用费和赔偿损失的具体数额，文化遗产研究院未能举证证明一审法院的裁量存在不当。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。遂判决驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

本案主要涉及非新产品制造方法专利侵权认定中的举证责任分配问题。

涉案“古建彩绘的制作方法”发明专利系方法专利，赵良新据以起诉的权利要求1限定了步骤顺序。一般来讲，方法专利权利要求对步骤顺序有明确限定的，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。判断被诉侵权技术方案是否落入前述专利权的保护范围，应当考虑被诉侵权技术方案所采取的方法步骤。被诉侵权技术方案是否采用了涉案专利限定的方法步骤是认定侵害方法专利权行为成立的事实依据。对于该事实的认定，既要遵循民事诉讼的举证规则以及证据审查认定标准，也要充分考虑方法专利的特点，合理分配举证责任及确定证明标准。

一、涉及方法专利侵害专利权纠纷中举证责任的一般思路

与产品专利不同，对方法专利的使用一般在产品的制造过程中完成，产品制造过程涉及的生产步骤、具体流程往往只能在生产现场或者查看生产记录才能得知。由于专利权人通常难以接近被诉侵权人的生产现场和生产记录，故难以获取产品制造过程中涉及的生产步骤和具体流程等能够用以证明被诉侵权产品制造方法的证据，而被诉侵权人则完全掌握上述证据，且易于隐匿和销毁。

在涉及方法专利的侵害专利权纠纷案件中，如果不结合具体案情对侵权指控成立的可能性以及双方当事人的举证能力进行分析，只是简单地适用“谁主张，谁举证”的举证分配规则，一律要求专利权人举证证明被诉侵权人生产同样产品的方法步骤，显然不利于案件事实的查明。对此，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条第二款亦规定，人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。

对于涉及方法专利的侵害专利权纠纷案件，如果涉及新产品制造方法，专利法第六十一条第一款及民事诉讼证据规定第四条第一款第（一）项均规定由制造同样产品的被诉侵权人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

对于非新产品制造方法发明专利侵权纠纷的举证责任分配，相关法律和司法解释均无具体规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”第一百零八条规定：“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。”此外，民事诉讼证据规定第七条规定：“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”。

根据上述规定，凡是掌握证据的当事人均有责任提供证据以还原客观事实，举证责任的分配原则应当是在公平和诚实信用的基础上，确保最大限度地查明客观事实。通常情况下，如果当事人所举证据达到了优势证据原则的要求，就可以认定其完成了举证责任，对待证事实予以确认。对方当事人反驳该证据的，可以提供相反证据或者否定待证事实存在的可能性，此时，法官应根据双方当事人的攻防情况综合判断当事人是否提供了优势证据。在专利侵权行为的认定上，应在遵循上述规定的基础上，充分考虑专利权的特点、当事人举证能力以及便于最大化查清事实等因素，合理运用优势证据原则，引导双方当事人积极举证。

对于非新产品的方法专利而言，专利权人如果能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据，被诉侵权人拒不举证或举证不能的，可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。

二、本案二审裁判思路

本案中，赵良新主张文化遗产研究院制作安远庙天花使用了丝网印刷方法，且该方法落入涉案专利权利要求1的保护范围。双方当事人对此的主要争议在于文化遗产研究院制作安远庙天花的方法是手绘方法还是与涉案专利权利要求1相同的印刷方法。一审法院经双方当事人共同确认，委托鉴定机构进行了鉴定。鉴定结论认为文化遗产研究院制作的安远庙天花与赵良新使用涉案专利方法制作的天花系采用同一种印刷方式形成。文化遗产研究院虽对鉴定结论不予认可，但并未提交足以推翻上述鉴定结论的证据。

二审诉讼过程中，文化遗产研究院亦对鉴定机构的取样过程和鉴定程序没有提出异议。文化遗产研究院虽然坚持主张其系使用手绘方法制作涉案安远庙天花，但其所提交的证据并不足以证明该事实，亦无法推翻鉴定结论。因此，一审法院对鉴定结论予以采信并作出该鉴定结论可以初步证明文化遗产研究院制作安远庙天花有较大可能使用了与涉案专利相同方法的认定，并无不当。

虽然赵良新未提供证据证明文化遗产研究院制作安远庙天花的步骤与涉案专利权利要求1的步骤相同，但其作为专利权人已经在其举证能力范围内尽力举证，且可以证明文化遗产研究院制作安远庙天花存在使用与其涉案专利相同方法步骤的较大可能性。此时举证责任应转移至文化遗产研究院，文化遗产研究院应当证明其使用的方法与赵良新的涉案专利方法不同。本案中，文化遗产研究院在坚持主张其使用的是手绘方法的同时，还主张存在多种印制天花的方法。但文化遗产研究院既未能举证证明其使用的确系手绘方法，也未就其所称的多种天花印制方法进行举证并足以使本院排除其存在使用赵良新涉案专利方法的较大可能性。综上，二审法院认为，依据现有事实，综合考虑双方当事人的举证能力、举证情况等因素，可以推定文化遗产研究院使用了涉案专利权利要求1所保护的方法。据此，对一审判决予以维持。

（苏志甫 作者单位：北京市高级人民法院）