2.许诺销售不承担损害赔偿责任的认定

——青岛科尼乐机械设备有限公司诉青岛迪凯机械设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

【案号】

一审：北京知识产权法院（2015）京知民初字第2160号

二审：北京市高级人民法院（2017）京民终339号

【裁判要旨】

许诺销售侵犯他人专利权的产品，同样构成侵犯专利权行为。但如果没有证据证明许诺销售侵权行为导致专利权人的实际损失或侵权人的实际获利，且专利权人可能提供其他诉讼获得侵权赔偿的，则该许诺销售侵权人可以不承担损害赔偿责任，但应当赔偿专利权人为制止侵权所支付的合理支出费用。

【案情介绍】

一、关于涉案专利的基本事实

涉案专利系名称为“行星式搅拌机的一种高效传动装置”的实用新型专利（简称涉案专利），专利权人为青岛科尼乐机械设备有限公司（简称青岛科尼乐公司）。

青岛科尼乐公司于2013年起诉青岛迪凯机械设备有限公司（简称青岛迪凯公司）侵犯涉案专利权，青岛科尼乐公司在该案中主张的被控侵权行为包括青岛迪凯公司于2014年5月在中国国际展览中心举办的第十四届中国国际冶金工业展览会上对其“DEX XP系列行星式搅拌机”的参展行为，以及青岛科尼乐公司提供的拆解被控侵权产品的照片和录像中显示的被控侵权产品。在该展览会上，青岛迪凯公司的展位上有多处“青岛迪凯机械设备有限公司DEX行星式搅拌机”字样的宣传材料，在其展位上获得的宣传资料上印有“DEX”“行星式搅拌机”宣传彩页上列有“项目MP50 MP150 MP150 MP250 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1500 MP2000 MP2500 MP3000”的技术参数列表。在被控侵权产品照片和拆解录像中显示，该案被控侵权产品上标识有“DEX”“DEX立轴行星式搅拌机”“DEX立轴行星式搅拌机MP1500 1000”等字样。青岛迪凯公司认可前述照片和录像上显示的被控侵权产品为其生产。山东省青岛市中级人民法院经审理认定侵权成立，山东省高级人民法院二审判决维持原判。

青岛科尼乐公司在本案中指控的侵权行为为：1.青岛迪凯公司于2015年9月在位于中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会上的参展过程中，展位上有多处“青岛迪凯机械设备有限公司DEX行星式搅拌机”字样的宣传材料，在其展位上获得的宣传资料上印有“DEX”、“行星式搅拌机”、宣传彩页上列有“项目MP50 MP100 MP150 MP250 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1250 MP1500 MP2000 MP2500 MP3000 MP4000” （共14个型号）的技术参数列表。2.2015年9月，青岛迪凯公司在其网站上刊载的内容中有“DEX^”信息，公司新闻栏目中有发布时间为2015年8月24日的“八月依旧火热发货中”信息，在“产品中心”中的“行星式搅拌机”栏目中，载有标注着“DEX”的产品照片，该照片标注着文字“行星式搅拌机”，并配有“项目MP50 MP100 MP150 MP250 MP330 MP500 MP750 MP1000 MP1250 MP1500 MP2000 MP2500 MP3000 MP4000”的技术参数列表。经查，在青岛迪凯公司参展的宣传资料和公司网站上刊载的企业产品介绍中，包括本案被控侵权的14个型号在内，共计出现了47个型号的青岛迪凯公司产品。

原审法院于2016年4月13日裁定查封、扣押青岛迪凯公司的财务账册及库存被控侵权产品，并于2016年4月15日至青岛迪凯公司的住所地执行该裁定并送达相关诉讼材料，青岛迪凯公司的工作人员靳兆田向原审法院表示“材料可以接收，转交给公司老板，但是账册和产品因为老板不在，所以不方便给你们”。原审法院要求其三个工作日内将裁定保全的证据提交法院，该工作人员表示“听清了”，但在签收应诉材料和裁定书后拒绝在谈话笔录上签字。其后，青岛迪凯公司一直未向法院提交其财务账册或用以证明其产品生产和销售数量的相关证据。原审法院在2016年6月13日组织双方当事人进行的询问中，要求青岛迪凯公司于三个工作日内提交财务账册，但青岛迪凯公司仍未提交。

2016年6月15日，青岛迪凯公司提交书面说明表示，其于2015年6月即已经完成新的技术研发并申请了201520448913.X号、名称为“一种新型多转向输出传动装置”的实用新型专利，故“自在2015年6月完成此新产品研发后，青岛迪凯公司生产的DEX MP系列搅拌机就开始使用此产品，不再使用与涉案专利中的传动装置相同或类似的技术方案”、“如果法院认为‘库存被控侵权产品’特指青岛迪凯公司生产的DEX MP系列搅拌机，青岛迪凯公司愿意配合法院的取证工作，以法院认为适当的方式提供DEX MP系列搅拌机所用的传动装置（产品部件）”。青岛迪凯公司随该说明一并提交了第201520448913.X号实用新型专利文件及涉案专利和第201520448913.X号实用新型专利的技术方案比对，但未提交其产品实物或照片等证据。

青岛迪凯公司在诉讼中表示“DEX MP”不是产品型号，“DEX”是其公司标识，“MP”是行星式搅拌机英文缩写，青岛迪凯公司的产品没有规范的型号，只有规格，其规格是用产品容量限制的，其2014年参展的产品和2015年参展的产品是不一样的，是不同的产品，其宣传册因为印刷的原因可能滞后。经法院询问，青岛迪凯公司仅提供了一张其自称的产品照片，并认可该照片上无法看出传动装置，但认为该照片可以看出其产品是长方形的，而青岛科尼乐公司专利为圆形结构，两者具有明显区别，并表示2015年6月之后其不再生产被控侵权产品，所以没有库存产品可以提交。

原审法院于2016年4月15日至青岛市城阳国家税务局调取了青岛迪凯公司2013年1月至2016年3月的企业所得税和增值税申报记录，其中显示青岛迪凯公司2014年6月至2016年3月的增值税项目对应的全部销售收入为28793447.64元。另，青岛迪凯公司企业所得税项目对应的全部销售收入在多个申报周期内为0或负数。

青岛科尼乐公司在原审庭审时主张以青岛迪凯公司纳税记录对应的全部销售收入为基数，乘以本案被控侵权的14个型号的产品占青岛迪凯公司全部47个型号产品的比例，即29.8%，再乘以本行业40%的平均利润率，以此得到青岛迪凯公司实施侵权行为的获利数额，并主张鉴于青岛迪凯公司为重复侵权，要求以该数额加倍确定本案的赔偿责任。青岛迪凯公司则坚持其不构成侵权故不同意赔偿，并表示根据其企业所得税项目对应的全部销售收入和应税销售收入，其毛利润率只有5%到10%，扣除成本后利润率不到1%。

北京知识产权法院认为：青岛科尼乐公司对涉案专利享有的专利权应当受到法律保护，其有权提起本案诉讼并不构成重复起诉。青岛迪凯公司涉案的14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机落入涉案专利的保护范围，鉴于青岛科尼乐公司提交的在案证据可以证明青岛迪凯公司对外许诺销售DEX MP系列行星式搅拌机，且青岛迪凯公司自认其DEX MP系列行星式搅拌机在2015年6月之后仍在制造和销售，故青岛迪凯公司对被控侵权的DEX MP系列行星式搅拌机的制造、销售、许诺销售行为均构成对涉案专利的侵权行为。关于青岛迪凯公司应当承担的赔偿责任。根据青岛迪凯公司销售收入中涉案的14个型号的产品的利润，法院确定青岛迪凯公司的侵权获利数额为3588000元。青岛科尼乐公司有关应对青岛迪凯公司处以双倍赔偿的主张缺少法律依据。青岛科尼乐公司主张公证费、律师费，亦提交了公证书，并有专业诉讼代理人代理本案，但其并未提交票据和相应的委托合同等证据证明，仅提供了相关公证费票据，故而对于青岛科尼乐公司的该项主张酌情予以考量，不全额支持青岛科尼乐公司关于合理支出的主张。综上，北京知识产权法院判决：一、青岛迪凯公司立即停止生产、销售、许诺销售涉案的被控侵权产品；二、青岛迪凯公司赔偿青岛科尼乐公司经济损失三百五十八万八千元；三、青岛迪凯公司赔偿青岛科尼乐公司合理支出二万元；四、驳回青岛科尼乐公司的其他诉讼请求。

二审期间，各方当事人认可在山东省高级人民法院及青岛市中级人民法院审理的前案判决生效后，青岛科尼乐公司仍在各地人民法院指控青岛迪凯公司侵犯其涉案专利权。青岛科尼乐公司认可青岛迪凯公司2017年以来实施第201520448913x号实用新型专利的产品不侵犯涉案专利权。

【法官评析】

本案主要涉及侵权行为及相应的法律责任的认定问题，即本案被控侵权行为是否包括了生产、销售行为，还是仅为许诺销售行为，其间涉及举证责任的分配及证明责任的负担等问题，以及许诺销售侵权行为如何确定赔偿数额。

（一）关于侵权行为的认定

首先，关于证明责任的确定和分配。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”一般说来，已为生效裁判文书所确认的事实，除非当事人确有相反证据推翻的外，都可以免除当事人的举证责任。

其次，根据在先生效的山东省两级法院裁判文书的认定，青岛迪凯公司生产、销售、许诺销售的DEX MP系列行星式搅拌机已经被认定为侵犯了涉案专利的专利权。青岛迪凯公司在本案中被控侵权的14个型号为DEX M的P系列行星式搅拌机，其虽主张DEX MP系列行星式搅拌机中的“DEX MP”并非产品型号而是规格，其产品没有型号，故而其产品的技术方案与前案不同。但是，考虑到青岛迪凯公司作为注册资本两百万元和年销售收入上千万元的大型企业，其产品售价在十几万元到几十万元，但却主张其产品没有型号，与日常生活经验和常识不符。在青岛迪凯公司未提供有效相反证据的情况下，可以认定涉案14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机落入涉案专利的保护范围。

最后，青岛迪凯公司在二审诉讼中虽主张其于2015年6月起已经对其产品采用了第201520448913x号实用新型专利技术方案故不侵犯涉案专利权，青岛科尼乐公司在接受法院询问时也认可青岛迪凯公司2017年以来实施第201520448913x号实用新型专利的产品不侵犯其涉案专利权，且即便由此可以认定第201520448913x号实用新型技术不同于涉案专利故采用第201520448913x号实用新型的产品不构成对涉案专利的侵权，但青岛迪凯公司并未提交有效证据证明其在本案被控侵权行为实施期间已在其全部搅拌机产品中实际实施了第201520448913x号实用新型专利。因此，青岛迪凯公司针对涉案14个型号的被控侵权产品的参展和网络宣传行为，属于为生产经营目的许诺销售行为，构成对涉案专利的侵权。

（二）关于侵权赔偿责任

在专利侵权司法实践中，侵权损害赔偿往往是重点和难点问题。《中华人民共和国专利法》第六十五条第一款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条规定：“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。”可见，侵权损害赔偿首先应当有专利权人举证，在专利权人提供了初步证据后，侵权人也负有一定的举证责任。

首先，虽然青岛科尼乐公司指控青岛迪凯公司生产、销售、许诺销售了被控侵权产品，但从其在本案中提交的证据及本案已查明的事实来看，现有证据仅能证明青岛迪凯公司于2015年9月在位于北京市顺义区的中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会上展示了被控侵权产品的宣传材料，以及青岛迪凯公司2015年9月在其网站上刊登了被控侵权产品的图片、技术参数列表及相关销售信息。青岛科尼乐公司在本案中并未提供被控侵权产品的实物，也没有提供其他能够证明青岛迪凯公司在2014年5月以后继续生产和销售被控侵权产品的证据。青岛科尼乐公司如果坚持指控青岛迪凯公司在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的生产和销售行为，应当提供有效证据证明该主张。原审法院仅凭青岛迪凯公司在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的许诺销售行为的证据，就将举证责任转移至青岛迪凯公司，并在青岛迪凯公司未提供相应证据的情况下直接认定其从事了生产、销售被控侵权产品的行为，其举证责任分配显然不当，并导致其事实认定错误。

其次，由于本案现有证据仅能证明青岛迪凯公司在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的许诺销售行为，不能证明青岛迪凯公司在2014年5月以后实施了针对被控侵权产品的生产和销售行为，故原审法院确定的赔偿责任错误。由于青岛科尼乐公司没有提交有效证据证明青岛迪凯公司针对被控侵权产品的许诺销售侵权行为给青岛科尼乐公司造成了实际损失，原审法院虽然依职权调取了青岛迪凯公司在青岛市城阳国家税务局申报的增值税申报记录，但现有证据并不能证明该增值税申报记录中的销售收入就是青岛迪凯公司实施侵犯青岛科尼乐公司涉案专利权所获得的收益。

最后，在山东省高级人民法院及山东省青岛市中级人民法院审理的前案判决生效后，青岛科尼乐公司仍在其他法院起诉青岛迪凯公司侵犯其涉案专利权，如果青岛迪凯公司在2014年5月后仍实施了生产、销售被控侵权产品的侵权行为，而本案支持青岛科尼乐公司有关青岛迪凯公司赔偿其经济损失的诉讼请求，则很可能使本案和青岛科尼乐公司在其他法院起诉的侵权案件重复计算赔偿责任。因此，本案对青岛科尼乐公司要求青岛迪凯公司赔偿其经济损失的诉讼请求不予支持。但是，青岛迪凯公司毕竟实施了许诺销售侵权行为，其应当承担青岛科尼乐公司为本案所支出的合理开支。

综上所述，二审法院认定本案被控侵权行为仅为许诺销售行为，不包括一审法院认定的生产、销售被控侵权产品的行为，且专利权人已经在其他人民法院起诉青岛迪凯公司侵犯涉案专利权，本案不宜重复判定损害赔偿数额。

（刘晓军 作者单位：北京市高级人民法院知识产权庭法官）