一、专利案件

1.发明申请临时保护使用费及专利侵权赔偿数额的确定

——LG伊诺特有限公司诉日本电产（东莞）有限公司发明专利 临时保护期使用费和侵害发明专利权纠纷案

【案号】

一审：北京知识产权法院（2015）京知民初字第338号

二审：北京市高级人民法院（2017）京民终55号

【裁判要旨】

在发明申请临时保护期内实施该发明的技术方案虽然不构成侵犯专利权的行为，但该发明申请被授权后，专利权人有权主张临时保护期的利益或损失。临时保护期内实施发明所需支付的费用，可以参照有关专利许可使用费合理确定；没有专利许可使用费可以参照的，可以综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等，参照专利法第六十五条有关侵权赔偿的规定处理。

【案情介绍】

涉案专利系ZL200820135640.3号名称为“主轴电机”的发明专利，专利权人为LG伊诺特有限公司（简称LG公司）。2015年8月21日，针对日本电产（东莞）有限公司（简称日本电产公司）就涉案专利提出的无效宣告请求，专利复审委员会作出第26901号无效宣告请求审查决定（简称第269011号决定），决定：宣告涉案专利权部分无效，在LG公司2015年7月6日提交的权利要求1-69的基础上继续维持该专利有效。LG公司依据专利复审委员会维持有效的权利要求提起本案诉讼。

被控侵权产品为日本电产公司生产并由北京中南双绿科技有限公司（简称中南双绿公司）销售的DVD刻录机中型号分别为J130、K160、K070、G210主轴电机产品。日本电产公司在接受东莞市知识产权局调查时，认可K160、K070、G210三种型号的主轴电机由其在2013年6月份左右开始生产，分别生产了230万个、147万个、28万个且已，没有库存，生产成本大约分别是5.02元、6.16元、7.46元/个左右，销售价格分别是5.29元、6.49元、7.86元/个。

根据LG公司的申请，法院赴日立乐金光公司进行调查取证，日立乐金光公司提交了K070、G210的主轴电机产品实物，并提交了其与日本电产公司关于型号为J130、K160、K070、G210的主轴电机的交易凭证、采购数量和单价等材料。根据日立乐金光公司提供的数据，其中采购数量及总价为：1.K160型号，2014年5月，共采购99720个，总价约为89648美元；2014年7月-2014年11月，共采购2192460个，总价约为1919500美元。2.K070型号，2014年4月-2014年6月，共采购399600个，总价约为428848美元；2014年7月-2014年10月，共采购973097个，总价约为1039800美元。3.G210型号，2013年3月-2014年6月，共采购95290个，总价约为122829美元；2014年7月-2015年11月，共采购5330个，总价约为6900美元；4.J130型号；2013年5月-2014年6月，共采购6966060个，总价约为6587132美元；2014年7月-2014年9月，共采购679534个，总价约为597990美元。

日本电产公司向法院提供了K160、K070、G210三种型号主轴电机的在2013年10月至2014年10月间的销售价格、生产数量及出货数量，认可日立乐金光公司向其采购了被控侵权产品，其还表示相关主轴电机由生产部门销售给该公司营业部，利润率一般为5%至6%，但其称“J130的数据查不到了”。

LG公司为本案支付人民币17500元和11000元公证费，购买光驱产品费用为人民币735元、672元、345元、638元、1350元，已支付“侵权诉讼代理费”计人民币175000元，支付“专利侵权行政调处代理费”计人民币100000元。

LG公司诉讼主张，日本电产公司应赔偿其经济损失人民币1439123元，并支付在涉案专利临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机的费用人民币2426834元，共计人民币3865957元，并承担LG公司为调查和制止其侵权行为支付的合理调查费和律师费人民币30万元。

北京知识产权法院认为，涉案专利在本案中应作为有效专利进行保护。日本电产公司实施了制造、销售被控侵权产品的行为，中南双绿公司实施了销售J130型号主轴电机的行为。J130型号主轴电机的技术方案落入涉案专利申请公布时请求保护的权利要求的保护范围。根据法院向日立乐金光公司调查取证的材料来看，日本电产公司至少自2013年5月始开始制造、销售该型号主轴电机，早于涉案专利授权公告日，故在日本电产公司未按法院要求提交相应证据的情况下，可以认定日本电产公司在涉案专利的临时保护期内实施了该发明，应当承担相应的民事责任；同时也可以认定日本电产公司未经许可，制造、销售J130型号主轴电机，构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。基于与J130型号主轴电机的技术方案落入涉案专利保护范围基本相同的理由，K160、K070、G210型号主轴电机的技术方案亦落入涉案专利的保护范围。日本电产公司未经许可，制造、销售K160、K070型号主轴电机，构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。中南双绿公司未经许可，销售带有构成侵权的J130型号主轴电机的DVD刻录机，其行为同样属于实施涉案专利的行为，构成专利侵权，应当承担LG公司所诉请的停止侵权的民事责任。在LG公司已经提供日本电产公司获利初步证据的情况下，日本电产公司无正当理由未按法院要求提供J130型号主轴电机的制造、销售材料，亦未提交被控侵权产品的营业利润证据，故LG公司根据日立乐金光公司提供的J130型号主轴电机的产量、单价和汇率换算以及日本电产公司所认可的6%利润率所提出的主张，合法有据，可以作为确定临时保护期使用费的依据，应予全额支持。参考上述确定J130型号主轴电机临时保护期使用费时所考虑的日本电产公司未提供相应证据以及对有关数据的矛盾未作出合理解释等因素，在LG公司提交初步证据的情况下，日本电产公司因侵权获利而应赔偿LG公司人民币1202048元。LG公司在行政调处过程中支付的10万元律师费与本诉讼案件无关，不应予以支持。但对LG公司主张的“侵权诉讼代理费”予以支持。另外，由于被控侵权产品系作为光驱或刻录机内部配件，且日本电产公司在行政调处撤案后已收回其制造、销售的K160、K070、G210三种型号主轴电机样品，其在理应清楚知晓上述型号主轴电机技术方案的情况下，在本案诉讼中又不对LG公司提交的主轴电机实物发表质证意见，故LG公司为确定取得置于光驱或刻录机内部的被控侵权产品，多次公证购买终端产品具有合理性，其所支付的终端产品费用以及公证费，应当予以支持。鉴于判决日本电产公司停止侵权即可达到制止侵权的法律效果，且LG公司请求日本电产公司销毁库存的被控侵权产品、制造上述被控侵权产品的专用模具和其他工具以及产品包装、说明书、相关产品推广资料、产品图纸、产品型录等，缺乏事实依据，故对LG公司的该项诉讼请求不予支持。北京知识产权法院判决：一、日本电产公司立即停止制造、销售涉案侵权产品；二、中南双绿公司自立即停止销售含有24C293J130型号主轴电机的产品；三、日本电产公司支付LG公司发明专利临时保护期使用费共计人民币242.6834万元；四、日本电产公司赔偿LG公司经济损失共计人民币120.2048元；五、日本电产公司赔偿LG公司合理支出共计人民币20.7246；六、驳回LG伊诺特有限公司的其他诉讼请求。

北京市高级人民法院经审理认为，被控侵权产品落入了为涉案专利的保护范围，日本电产公司有关被控侵权产品使用的是现有技术的上诉理由依据不足，原审法院确定日本电产公司应当承担的损害赔偿责任，包括临时保护期使用费、侵权赔偿数额及LG公司的合理支出，并无不当。日本电产公司在二审庭审时临时增加的有关现有技术抗辩及原审法院审理程序违法的上诉主张缺乏依据，故判决：驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

本案主要涉及专利侵权判断、侵权责任及二审新增上诉理由的审理等问题，这里仅分析损害赔偿责任的问题。专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”依照专利法第六十五第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。本案中，根据LG公司的诉讼请求及法院审理情况，日本电产公司应当承担的损害赔偿责任包括临时保护期使用费、侵权赔偿数额及LG公司的合理支出。

首先，关于临时保护期使用费的确定。在发明申请临时保护期内实施该发明的技术方案虽然不构成侵犯专利权的行为，但该发明申请被授权后，专利权人有权主张临时保护期的利益或损失。临时保护期内实施发明所需支付的费用，可以参照有关专利许可使用费合理确定；没有专利许可使用费可以参照的，可以综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等，参照专利法第六十五条有关侵权赔偿的规定处理。本案日本电产公司在涉案专利的临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机，应当承担相应的民事责任，而LG公司主张依法院从日立乐金光公司调取的数据，自2013年5月-2014年6月，共采购J130型号主轴电机6966060个，根据单价及日本电产公司认可的6%利润率计算，获利人民币2426834元，故应按获利数额支付在涉案专利临时保护期内实施该发明的费用。经查，原审法院向日立乐金光公司调查取证取得的材料显示，2013年5月至2014年6月（处于涉案专利临时保护期内），日立乐金光公司向日本电产公司共采购J130型号主轴电机6966060个，总价款约为6587132美元。原审法院对日本电产公司进行证据保全时，要求其提供J130型号主轴电机在2013年至2015年期限内的产量、单价及利润情况，其仅提供了K160、K070、G210三种型号主轴电机的生产销售数据，并以“J130的数据查不到了”未由而拒不提供。原审法院对日本电产公司进行证据保全时，其工作人员表示被控侵权产品利润率一般为5%至6%，并认可日立乐金光公司向其采购了被控侵权产品。同时，针对日本电产公司提出的有关利润依据的异议，原审法院已向其释明可以补充提供相应证据，但日本电产公司在庭审后始终未予提交。在LG公司已经提供日本电产公司获利初步证据，而日本电产公司无正当理由未按法院要求提供J130型号主轴电机的制造、销售材料，亦未提交被控侵权产品的营业利润证据的情况下，法院采纳了LG公司根据日立乐金光公司提供的J130型号主轴电机的产量、单价和汇率换算以及日本电产公司所认可的6%利润率作为确定临时保护期使用费的依据。

其次，日本电产公司在涉案专利公告授权后制造、销售J130、K160、K070、G210四种型号主轴电机，构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。LG公司主张K160、K070、G210型号主轴电机的销售数量及利润情况依东莞市知识产权局对日本电产公司的勘验笔录记载内容为准，J130型号主轴电机的销售数量及利润情况按照法院从日立乐金光公司调取的数据计算，故日本电产公司应赔偿其经济损失人民币1439123元。经查，尽管日本电产公司提供了K160、K070、G210三种型号主轴电机的生产销售数据资料，但该数据与日本电产公司董事兼总经理在东莞市知识产权局现场勘验谈话时的陈述严重不符。根据日本电产公司董事兼总经理在东莞市知识产权局现场勘验谈话时的陈，自2013年6月份左右开始生产后，K160型号制造了230万个，每个的成本为人民币5.02元，销售价格为人民币5.29元，即获利人民币62.1万元；K070型号制造了147万个，每个的成本为人民币6.16元，销售价格为人民币6.49元，即获利人民币48.51万元；G210型号制造了28万个，每个的成本为人民币7.46元，销售价格为人民币7.86元，即获利人民币11.2万元。在日本电产公司未作出合理解释，且在原审法院允许其进一步补充提交证据而仍未提交的情况下，原审法院以“东莞市知识产权局对日本电产公司的勘验笔录记载内容”为赔偿数额计算依据并无不当。由于日本电产公司董事兼总经理在上述现场勘验谈话中提及的K160、K070、G210三种型号主轴电机的生产数量、销售价格系自“2013年6月份左右开始生产”后的情况，而日立乐金光公司提供的证据中明确记载有涉案专利公告授权前的采购数据，故在确定赔偿数额时，应当将日立乐金光公司该部分数据情况予以考虑，即应扣除按相同利润率、LG公司主张的当月汇率等汇总金额。也即是，在涉案专利公告授权前，日立乐金光公司采购K160型号99720个，总价约为89648美元，按6%利润率及当月汇率折算后，获利人民币33188元；采购K070型号399600个，总价约为428848美元，折算获利人民币158624元；采购G210型号95290个，总价约为122829美元，折算获利人民币45263元，共应扣除的金额共计人民币237075元。此外，由于日本电产公司未提供J130型号主轴电机的制造、销售数量及利润情况，故可依LG公司主张的按日立乐金光公司提交数据进行计算，即共计人民币221023元。因此，法院参考上述确定J130型号主轴电机临时保护期使用费时所考虑的日本电产公司未提供相应证据亦未对有关数据的矛盾作出合理解释等因素，在LG公司提交初步证据的情况下，确定本电产公司因侵权获利而应赔偿LG公司人民币1202048元。

最后，关于合理支出的确定。LG公司主张日本电产公司应承担LG公司为调查和制止侵权行为支付的合理调查费和律师费人民币30万元，而LG公司提交的证据显示，其为本案支付了公证费人民币17500元和11000元，购买光驱产品费用为人民币735元、672元、345元、638元、1350元，已支付“侵权诉讼代理费”计人民币175000元，支付“专利侵权行政调处代理费”计人民币100000元。经查，LG公司在行政调处过程中支付的10万元律师费与本诉讼案件无关，LG公司主张的“侵权诉讼代理费”应予支持。LG公司为确定取得置于光驱或刻录机内部的被控侵权产品，多次公证购买终端产品，具有合理性，其所支付的终端产品费用以及公证费应予支持。

本案是权利人及主要侵权人均为国外企业的专利侵权案件，本案的审理在一定程度上表明，近年来我国知识产权保护环境已经得到改善，并得到了国际大企业的认可，越来越多的国际企业也愿意将知识产权纠纷案件放在我国解决。

（刘晓军 作者单位：北京市高级人民法院知识产权庭法官）