12 不具备识别商品来源的涉外贴牌行为不属于商标使用

——福建晋江三超鞋服实业有限公司诉晋江和承鞋业有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

福建省泉州市中级人民法院（2018）闽05民终1060号民事判决书

2.案由：侵害商标权纠纷

3.当事人

原告（上诉人）：福建晋江三超鞋服实业有限公司（以下简称三超鞋服公司）

被告（被上诉人）：晋江和承鞋业有限公司（以下简称和承鞋业公司）

【基本案情】

三超鞋服公司于2013年2月14日经核准注册“”“”商标，核定使用商品为第25类的服装、拖鞋等。三超鞋服公司生产的涉案商标鞋子均出口至国外，未在中国境内销售过。Mohammed公司系2001年8月30日在沙特注册成立的公司，其于2014年1月31日在沙特注册了“”商标，商标类别为第25类。Mohammed公司于2016年1月1日出具授权书，委托和承鞋业公司生产加工其注册商标的拖鞋，并授权和承鞋业公司将所生产的产品全部出口，Mohammed公司在授权书中承诺不在中国销售和承鞋业公司所生产的产品，授权期限自2016年1月1日至2017年7月31日。

2016年9月3日，晋江市公安局根据三超鞋服公司的举报，在和承鞋业公司处查获标有涉案商标的鞋子8886双。2017年3月1日，晋江市公安局以在侦查过程中发现不应追究刑事责任为由，撤销案件。三超鞋服公司认为，和承鞋业公司未经许可，在相同商品上使用三超鞋服公司的注册商标，侵犯了三超鞋服公司注册商标专用权，请求判令和承鞋业公司立即停止侵犯三超鞋服公司注册商标专用权的行为，并赔偿三超鞋服公司经济损失及合理开支49万元。

【案件焦点】

和承鞋业公司对于涉案标识的使用是否构成商标法意义上的使用行为。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：商标是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的，能够将其商品或服务与其他市场主体提供的商品或服务区别开来的标志，其基本功能在于识别和区分商品的来源。侵害商标权行为的本质特征是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）保护商标就是保护商标的识别功能。也就是说，是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。而商标的识别功能只有在使用中才得以体现。因此，和承鞋业公司的被诉侵权行为是否属于商标使用是确认和承鞋业公司是否侵权的关键。

商标的使用，根据《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”在本案中，和承鞋业公司接受Mohammed公司委托，加工生产带有涉案商标的拖鞋，并约定产品全部运送给Mohammed公司，不在中国境内销售，属于涉外贴牌加工行为。更关键的是，三超鞋服公司亦未在国内有销售过标注涉案商标的产品。在国内消费者均无法接触三超鞋服公司、和承鞋业公司涉案商标产品的情况下，不存在国内消费者对该商品的来源发生混淆或者误认的基础，和承鞋业公司贴牌加工的行为亦不会对三超鞋服公司在中国市场份额带来任何实质性损害或者被不正当挤占。因此，在中国境内，和承鞋业公司在产品上贴附的涉案商标不具有识别商品来源的功能，不是商标法意义上的商标使用行为。另外，和承鞋业公司在接受Mohammed公司委托加工时，对Mohammed公司提供商标的合法来源进行了必要的审查，主观上没有侵权的故意，尽到合理的注意义务。

综上，三超鞋服公司在我国注册了涉案商标，其依法享有的注册商标专用权受我国法律保护。但和承鞋业公司在委托加工产品上贴附的标识，在我国境内不具有区别所加工商品来源的意义，不能实现识别该商品来源的功能，不属于我国商标法意义上的商标使用，不构成对三超鞋服公司注册商标专用权的侵权。

福建省晋江市人民法院依照《中华人民共和国商标法》第八条、第四十八条、第五十七条之规定，判决如下：驳回三超鞋服公司的诉讼请求。

三超鞋服公司不服原审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院同意一审法院的裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的特殊之处在于，该标识在国外亦有进行商标注册，而和承鞋业公司系受国外的商标权人的委托进行加工和出口，并不在国内进行销售，国内消费者是接触不到标有三超鞋服公司商标的产品的。因此，在国内，和承鞋业公司根据外国委托方的要求在涉案产品上使用涉案商标，并不会发挥商标的识别商品来源的功能，这也是法院认定不属于商标性使用的最根本的理由。因此，只要国内加工方对国外注册的商标来源有履行必要的审查注意义务，则不应承担侵权责任。

但是，在“互联网+全球购”的背景下，不少法律人士和专家学者提出涉外贴牌产品存在返销国内的情形，应重新审视涉外贴牌加工行为的性质。笔者认为，目前在司法实践中，涉外贴牌加工的商标侵权纠纷均为国内的商标权利人起诉国内的加工方，加工方只应对其国内的加工行为进行负责，其根据国外定作方的要求，在加工产品上贴附的商标，该商标在国内市场并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况，不应承担商标侵权责任。至于国外定作方将产品再次返销国内的可能，国内加工方无法控制，返销所存在的侵权法律后果应由国外定作方承担，与加工方无关。

编写人：福建省晋江市人民法院 沈雄华