2　未注册商标与注册商标权利冲突的解决[2]

【案情回放】

2012年12月28日，原告宁波永来旅游用品有限公司(以下简称永来公司)核准注册了“crane”商标，核定使用商品为第18类包括手杖等。2013年1月15日，工商部门在被告宁波利铭金属制品有限公司仓库里发现标有近似“crane”商标的手杖12万余对，其生产时间均在2012年12月28日前。2013年2月，被告将上述手杖全部出口国外。原告为此诉至法院，请求判令被告停止商标侵权并赔偿损失。

浙江省宁波市中级人民法院经审理认为，涉案手杖商品在原告商标核准注册日之前已生产完毕的事实在法律上产生两个效果:1.使用涉案未注册商标的生产行为是在先且合法的;2.源自该在先生产行为的商品亦属合法，作为在先生产行为的结果，该未注册商标标识已与该合法商品密不可分。上述在先的使用涉案商标的生产行为及商品的双重合法性，并不因在后的原告商标核准注册而改变为不合法，这也符合民事活动应当遵循的诚实信用、公平原则。故在该核准注册日之后的涉案商品仍属合法商品，并不属于侵犯注册商标专用权的商品，被告基于合法的使用涉案商标的在先生产行为而善意地后续销售该涉案商品，并不构成商标侵权。判决驳回原告诉讼请求。

永来公司不服一审判决，提起上诉，二审中浙江省高级人民法院裁定准予其撤回上诉。

【不同观点】

本案的焦点问题是:本案发生在2013年《商标法》修订实施之前，在适用修订之前商标法的情况下，如何处理未注册商标和注册商标的冲突?在原告商标核准注册日之后被告使用未注册商标的后续销售行为是否应认定侵权?对此有两种不同观点:

第一种观点认为，注册商标具有绝对的禁止效力，即商标一旦注册，他人在相同或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，均构成侵害注册商标专用权的行为。原告商标自核准注册日起已具有法律效力，虽然被告在原告商标核准注册日之前使用未注册商标的行为不违法，但其后续销售标有与注册商标近似商标的相同商品的行为已构成对原告商标权的侵害。而且本案适用2001年修订的《商标法》，对未注册商标的保护只规定在商标申请注册阶段，被告并不享有2013年新修订《商标法》中的未注册商标在先使用不侵权的抗辩权。

第二种观点认为，应当承认未注册商标作为在先权利的对抗效力，当未注册商标与其后的注册商标发生冲突时，应遵循诚实信用和公平原则，如果有证据表明使用未注册商标是诚信、善意的，就可以对抗在相同或者类似商品上的相同或者近似注册商标。换一个角度，本案涉及在先使用未注册商标的商品的后续销售问题，在先生产与后续销售的为同一批商品，商品生产行为的合法性应及于商品本身，被告使用未注册商标的合法性并不因原告商标核准注册而割裂，后续的商品销售仍属于未注册商标的合法使用，注册商标权人应对此容忍，所以应认定被告使用未注册商标的后续商品销售行为具有合法性不构成侵权。另外从公平原则来看，在认定原告核准注册日之前在先生产行为合法的情况下，如认定后续销售此前已生产商品的行为构成违法侵权，亦有失公平。

【法官回应】

遵循诚信公平原则保护在先使用未注册商标

1.未注册商标构成民事权利，相对后注册商标属于在先权利。

未注册商标是指未经核准注册而使用的商标。对于未注册商标是一种合法的利益还是法律上的特定民事权利，在学界尚有争论。但从权利的法律功能和社会价值的角度衡量，将商标使用人对未注册商标所享法益称之为权利，并无实质上的阻碍。商标权作为一种标识性权利，对注册商标和未注册商标的要求是不同的，我国实行商标申请制，注册商标不以实际使用已具有识别性为限，其最低要求是具有显著性，而未注册商标受保护的前提是必须已现实使用并已具有识别作用，而不是仅具有识别商品或服务来源的可能性。所以，一方面未注册商标经现实使用产生标识功能而构成一种商标权利，另一方面，未注册商标权形成的时间在注册商标之前，其又相对构成商标法意义上的在先权利。

2.未注册商标保护的法律依据。

未注册商标主要由《商标法》和《反不正当竞争法》进行保护。在《商标法》(2001年修订)中，主要是在商标注册程序中对未注册商标予以保护，将在先未注册商标纳入在先权利的范围，在后注册的商标不得侵犯在先未注册商标的权利，否则，在先未注册商标权利人可以通过商标异议或商标评审程序获得救济。所涉《商标法》(2001年修订)第十三条第一款、第十五条、第三十一条和第四十一条等构成一个以在相同或类似商品上禁止抢注未注册商标为主干的体系，辅之以第十三条规定驰名商标所有人禁止他人使用复制、摹仿或者翻译其未注册的驰名商标。也因为《商标法》(2001年修订)主要从禁止抢注角度来保护未注册商标，对于未达驰名程度的未注册商标在诉讼中是否予以司法保护，缺少明确条文，故在强保护注册商标的背景下，司法实践中曾经就是否承认善意在先使用未注册商标的抗辩存在困惑和争论。这一争议在2013年新修订的《商标法》公布后已正式明确，新修订的《商标法》第五十九条第三款规定了在先使用不侵权抗辩。新修订的《商标法》第十五条第二款更从抢注人可能明知的角度禁止抢注未注册商标。而《反不正当竞争法》第五条第(二)项规定，擅自使用他人知名商品特有名称、包装、装潢的行为构成不正当竞争，也是从禁止不正当竞争的角度对未注册商标予以补充保护。

3.注册商标与未注册商标权利的区别。

注册商标与未注册商标的共性联系显而易见，厘清两者在商标法中地位，需进一步考察两者的区别:(1)权利取得不同。注册商标的取得需经申请核准注册程序，属于依法授权具有公示效力。而未注册商标的取得，或谓之成为商标权利，须以实际在先使用成为识别性标识为依据，其实质是民法意义上的先占原则，是经营者对承载特定商品识别功能的信息财产的先占。(2)权利内容不同。商标专用权可分为积极的专有使用权和消极的排他权。就注册商标而言，在专有使用权领地上具有强保护;只要在相同商品上使用与其相同的商标，就不再考量是否混淆而给予绝对的保护;在排他权区域上具有弹性保护，在相同或类似商品上使用相同或近似商标的情况下，易混淆的也认定构成侵权。相比之下未注册商标权的权利内容是狭隘的，除了未在中国注册的驰名商标享有类似普通注册商标的专有权和排他权，其他未注册商标因未经注册核准公示，只能通过在先实际使用而产生识别商品来源的功能，该识别功能也因而一般地被限定在其实际使用范围内，并不享有全国范围的专有使用权，在先使用不侵权抗辩权的情况下才可附加适当区别标识继续在原有范围使用权利。未注册商标权相对注册商标权，其权利取得未经严格注册程序故不具公示效力，其权利内容也是相对狭窄的，可以说商标立法对未注册商标权是弱保护，对注册商标是强保护。

4.注册商标与未注册商标权利冲突的解决原则。

注册商标与未注册商标均是以保护商标为目的的民事权利，用来区分商品和服务的标识性属性是两者共同基本特性。就标识性而言，如果两者标识相同或近似，必然会在相同或类似商品服务上产生标识识别的重叠区域，从而产生标识的冲突，而标识冲突的实质是权利冲突。知识产权的独占性，决定了不同主体就相同的知识产权分别享有知识产权的不可容忍性。

在先未注册商标与在后注册商标的权利冲突中应遵循诚信原则和合理避让保护在先权利的解决之道。首先，就诚信原则而言，在后权利的取得不能恶意侵害他人在先权利，不能恶意抢注在先未注册商标，否则可依法撤销，如依据《商标法》(2013年修订)第十五条规定，未注册商标使用人享有禁止代理人、关系人抢注的权利，该条就是诚信原则在商标法中的具体体现。另一方面，在后注册商标只有基于诚信而注册，才享有对在先未注册商标的对抗权，这也符合法谚“寻求救济者须有干净之手”。其次，就合理避让而言，当商标标识冲突时，达到一定知名度的未注册商标基于弱保护，可在附加适当区别标识的情况下，继续在原有范围使用权利，以合理避让，防止识别上的混淆和误认。

5.本案的审理思路——遵循诚信公平原则保护在先权利。

在本案审理中，原告强调即使被告在先的生产行为不侵犯其商标权，但被告在其商标注册后的销售行为属于《商标法》(2001年修订)第五十二条第(二)项[3]所规定的销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。对此，法院遵循诚实信用、公平原则以法析理，认为在先生产行为在原告商标注册之前属合法，而源自该在先生产行为的商品亦属合法，强调该涉案商品本身就属于使用非注册商标的在先生产行为的结果。在先的使用未注册商标的生产行为及商品的双重合法性，并不因在后的原告商标核准注册而改变为不合法。故认为在该注册日之后的涉案商品仍属合法商品，并不属于商标法意义上的“侵犯注册商标专用权的商品”，被告基于合法的使用未注册商标的在先生产行为而善意地后续销售该涉案商品，并不构成商标侵权行为。这种注重维护未注册商标人的合法权益，着眼于未注册商标在先使用构成在先权利的保护思路，与2013年新修订《商标法》的回归诚信原则、注重在先权利保护的立法精神是一致的。