第四节 商标的非功能性
引导案例
《商标法》第12条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”这就是关于商标非功能性的规定。“功能性的产品特征不能作为商标保护。”[29]
一、商标非功能性原理的内涵和价值意蕴
商标的非功能性原理是指商标因具有特定的技术或者美学功能而不能受到商标法的保护。商标功能性禁止的理由是：“（1）适应自由竞争的重要原则，在实用特征中只能有一种独占权的法律渊源——实用专利法；（2）通过确保竞争者能够复制有效竞争所必需的特征而维持自由和有效竞争。”[30]本书认为，商标非功能性原理的立法意旨不仅在于促进公平竞争，也在于界定商标法和专利法、著作权法之间的界限。尽管商标和作品、发明等智力成果均可以出现在商品的外部而构成商品的外形或包装，均有可能给权利人带来竞争优势，但同样出现于商品外部而构成商品的外形或包装的商标和作品、发明、外观设计等智力成果却发挥着不同的功能，给使用人带来竞争优势的途径也不同。商标向消费者提供着商品的信息，便于消费者识别贴有商标的商品，商标本质上并不增加商品的价值，而是通过降低消费者的搜寻成本而体现出其自身的价值并给商标使用人带来竞争优势。作品、发明、外观设计则不同，它们或者直接提高商品的技术或美学性能，或者直接降低商品的生产成本，通过直接提高商品的价值而体现出其自身的价值，从而给创造者带来竞争优势。作为识别性标志的商标的投入是持续不断的，只有允许其无限续展才能激发商标使用人对商标进行投资的积极性。而作为智力成果的作品、发明、外观设计等的投入则是一次性的，因此只要期限合适，规定一个固定的权利期限就可以激励创造者进行创造。对识别性的商标仅仅规定固定期限的权利会抑制商标使用人向商标投资的积极性，从而最终损害社会经济秩序。而对创造性智力成果的作品、发明、外观设计规定无限续展的期限则不仅提供了过度的激励，也会阻碍新的创造活动，从而最终损害社会公共利益。正因如此，商标法创立非功能性原理来限制功能性商标的商标法保护，不仅发挥着促进自由竞争的功能，也可以清晰地界定商标权与著作权、专利权、外观设计权之间的界限，以免不适当的商标保护损害社会公共利益，损害知识产权法各分支的功能分工。引导案例中的争议商标因具有功能性而不能获得《商标法》的保护，商标使用人如欲获得保护需要通过申请专利、外观设计等知识产权加以保护，而不能通过商标法来变相地获得对技术或美学功能的永久保护。
二、商标非功能性原理的适用范围
商标的非功能性是否仅仅限于立体商标还是能够适用于所有商标？《欧共体商标条例》、德国、英国、法国、意大利、丹麦等国家或地区商标法均并未限定商标非功能性原理适用的商标范围，而日本、我国台湾地区和我国商标法则将商标非功能性原理限于立体商标。本书认为，商标法将商标非功能性原理适用限于立体商标和将商标标志限于可视性标志是类似的，即这种限定与不限定在实际效果上差别不大，但进行限定却并无多大必要。事实上，当美学功能性被包含于功能性的内涵之中之后，平面商标显然同样有适用商标非功能性原理的余地。
三、商标非功能性的判断
参考台湾地区“立体、声音及颜色商标功能性审查基准”对立体商标的非功能性审查的规定，商标非功能性的判断标准不应以某立体形状已取得发明、新型专利权，即认为该形状系为发挥商品或包装的功能性所必要，而应考量核准该立体商标形状注册后，是否会影响同业的公平竞争，由于商标法主要是以保护消费者和维护市场公平竞争为主，与专利法鼓励创新不同，其可能考量的因素如下：
第一，该形状是否为达到对该商品的使用或目的所必须绝对的必要性。所谓“该形状为达到该商品的使用或目的所必须绝对的必要性”应指该形状无其他的替代形状，可供其他竞争者选择，而为发挥其商品的使用目的所必要。例如，圆形是轮胎设计的唯一选择，故圆形外观不可注册为轮胎商标而由特定人独占使用；又缝衣针必须一头是尖的，另一头是能将线穿进去的椭圆形孔所组成，才能达到其缝制衣服的使用目的，若以该形状申请注册，因该形状对为达成其缝制或修补衣服的目的所必须缝衣针商品的使用或目的有绝对的必要性，若由特定人独占使用，将严重影响公平竞争，故属于为发挥其功能所必要者不能获得注册。
第二，该形状是否为达到某种技术效果所必要。立体形状为达到某种技术效果所必要，例如，电风扇叶片是为达到特殊空气流动形态效果所必要的形状，且尚无其他替代的形状可到达相同的效果，故电风扇叶片的形状为发挥电风扇商品达到特殊空气流动形态效果所必要，故布德以电风扇叶片的形状指定使用于电风扇商品申请注册。反之，如果某一种立体形状对于其申请指定使用的商品而言，即使有一些功能性的特征，但是从商品实用功能的角度来看，该功能并不是主要的，且其功能性特征的实现方式具有任意性，可以多种方式实现，那么该立体形状就不是为达到某种技术效果所必要。又某一立体形状是否为达到某种技术效果所必要，可以以该形状是否已取得发明或实用新型专利权作为其判断标准之一，由于因有发明、实用新型专利权的存在，可以显示该形状的实用功能，因此可以作为该形状具有达到某种技术效果所必要的表面证据。此外，若申请人在其广告或促销活动中，曾强调该立体形状所具有的功能或该形状为达到某种效果所必要，该事实也可以作为判断该立体形状是否为达到某种技术效果所必要的佐证。判断商品或包装的立体形状是否为达到某种技术效果所必要，应以是否有许多其他替代的形状可达到相同的功能为判断标准。所以商品或包装的立体形状虽然为达到某种技术效果所必要，但如果有许多其他替代的形状可以达到相同的功能，因不会严重影响市场竞争，所以不属于功能性商标，可以注册。以杯子为例，把手形状在于回避热传导，实现容易端起杯子的功能，但把手形状可以有多种形状设计，不会阻碍他人进入杯子产业。反之，如果仅有少数几种其他替代的形状，甚至没有任何替代的形状可以达到相同的功能，或其他替代的形状所费甚巨，则属于功能性商标，不得注册。例如电风扇叶片的形质是为达到特殊空气流动形态效果所必要的形状，且尚无其他替代的形状可以达到相同的效果，所以就属于功能性商标，不得注册。引导案例中的牙刷颈部的“弯曲形立体标志”“可以吸引多余的压力，降低牙刷损伤牙龈的危险”，兼具审美及技术特征，从而被判定为具有功能性而不能注册。
第三，该形状的制作成本或方法是否比较简单、便宜或较好。该形状的制作成本或方法如果比较简单、便宜或较好，一旦允许该形状注册为立体商标，取得商标独占权后，其他业者为避免侵害该商标，势必增加制造成本或使用较困难或较差的制造方式制造其他形状，浪费社会经济资源，如此显然就将会造成不公平竞争，并严重影响公共利益，所以这种商标就是功能性商标，不得注册。例如饼干制造过程中简单喷出火切割的形状如圆形或长方形。
值得注意的是，功能性并不必定是一种设计的永久状态。即使某外形曾被认为是功能性的，但其后其状态也可能变成非功能性的。比如，ZIPPO打火机的设计尽管因便宜和易于制造而最初于1963年的一项判决中被认为是功能性的，随着时间的经过而变得不再是功能性的了，其原因是竞争者向市场引入了替代设计。[31]