论“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件

李文立[4]1

前　　言

“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件，有关司法部门或行政执法部门对此的理解和做法往往各不相同。如某案例，外观设计专利权人因发现一公司正在大量生产和销售侵犯该外观设计专利权的产品，情况紧急——侵权证据随时会灭失，因此权利人按照《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民诉法》）第八十一条向某法院申请保全上述侵权证据并同时提起诉讼，该院接受申请并对起诉已立案；但经办法官认为，依照《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六十一条规定，保全证据申请人（权利人）应先向法院提交“专利权评价报告”，否则不采取保全措施，而当地知识产权局却认为该案情况紧急，应及时对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行调查取证。该局在调查取证前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。因此，有必要通过论文的形式对“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件等问题进行探讨。

一、《民诉法》第八十一条第二款规定的因专利侵权纠纷案而采取诉前证据保全的法定要件

(一)在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下

所谓证据可能灭失，是指证据可能从客观上消灭，此后不复存在的情况。比如，专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失。所谓难以取得，则是指证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围，对今后的证据调查形成障碍的情况。比如，专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围。在此情形下，若不能立即对证据预先调查并固定，将因其灭失或者使用障碍的来临而丧失或者减损取证的可能性，导致当事人于将来的诉讼中无从举证或难以举证。这一诉前证据保全的传统实质性要件在《民诉法》中已明确规定。

(二)情况紧急

专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失；专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的能力范围。不难看出，以上所谈到的“随时销毁”和“随时销往”等情形，实质上就是“情况紧急”。

“产品销毁”致使“证据灭失”，“销往异地”致使证据“难以取得”，而“随时”形成“时间紧迫”。因此，上述两个法定要件，属因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的实质性要件。

(三)利害关系人

在专利侵权纠纷案中，利害关系人是权益受到侵害的直接当事人。在专利方面包括专利权受到侵害的专利权人、专利权的继承人、专利权实施许可的被许可人，但主要是指专利权人。

(四)法院管辖

诉前证据保全的法院管辖等问题，属诉前证据保全的具体程序问题，在司法实践中，对这一问题争议不大。

(五)提供担保

人民法院采取诉前证据保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。这一要件，也属诉前证据保全的具体程序问题，在司法实践中争议不大。

二、依据《专利法》第六十七条规定，因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与上述基本相同

《专利法》第六十七条规定，为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。

三、“专利权评价报告”不作为诉前证据保全的传统实质性要件

(一)“专利权评价报告”不具备诉前证据保全的传统实质性要件

《专利法》第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。

所谓“专利权评价报告”，是指国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。首先，专利权评价报告是针对实用新型和外观设计的，不是针对发明专利，发明专利申请在专利局实质审查的时候会进行检索，所以发明不需要专利权评价报告。而实用新型在审查的时候未进行检索，所以专利权不稳定。有的专利权人为确定专利在后续实施过程中不会造成侵权或者被无效，会请求作出评价报告，以从一定程度上确定本专利的稳定性。其次，专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

(二)“权利证书”已表明“利害关系人”具有胜诉可能性

司法实践中有观点认为，应该把胜诉可能性也作为诉前证据保全的实质性要件之一。但是，即便如此，因“权利证书”中已明确表明专利权中的专利权人，且该权利人已属《民诉法》第八十一条第二款规定中所指的“利害关系人”，故“利害关系人”具有胜诉可能性。因此，“专利权评价报告”不是诉前证据保全的传统实质性要件。

四、“专利权评价报告”不应作为诉前证据保全的具体程序要件

(一)“专利证书”是对专利权人的专利权的记载

《专利法》第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。该条款中之所以使用“可以”，是因为出具“专利权评价报告”不是强制性的。之所以这样规定，也是出于“专利权评价报告”与“专利证书”之间关系的考虑。“专利证书”是对专利权人的专利权的记载；“专利权评价报告”是对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价。前者是专利权的前提条件；后者是前者的补充，从一定程度上确定本专利的稳定性。况且，“专利权评价报告”主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

(二)按照《民诉法》第一百零五条的规定，申请保全证据有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失

从法院的角度看，根据民诉法的相关规定，法院一般是应当依申请人的申请来裁定证据保全的，只有当证明诉讼争议财产的证据有毁损、灭失的风险或有证据表明被告可能采取隐匿、转移、出卖其财产的，人民法院方可依职权裁定采取证据保全措施。那么，法院在裁定证据保全后是否会出现错误呢？首先，在当事人申请的情况下，法院裁定的证据保全只要是从形式上进行了严格的审查，按照相关法律规定履行了程序上的义务，就不会出现程序上的裁定错误。如果有，也应是申请人的错误申请，因为证据保全的申请一般是在诉讼之初或是诉讼之前提出的，法院此时只能审查申请是否符合程序法规定的条件，而不可能也无须对申请做更多的审查，尤其不可能审查申请人是否能胜诉并以之确定应否准许证据保全的申请。因此，如果在这种情况下裁定保全后出现错误，则从程序上讲只能是申请人的申请错误。其次，如果法院裁定了证据保全之后，在执行的过程中，所采取的方式或保全的对象等方面超出了法律规定的范围，则构成保全不当而不是保全错误。

五、我国管理专利工作部门在处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为中对证据保全的相关规定

(一)根据《专利行政执法办法》第八条的规定，请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的法定条件

1.请求人是专利权人或者利害关系人。利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求；2.有明确的被请求人；3.有明确的请求事项和具体事实、理由；4.属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；5.当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

(二)当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证

根据《专利行政执法办法》第三十五条的规定，在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据，但也未明确规定将提供“专利权评价报告”作为申请调查取证的必备条件之一。正如在笔者所列举的上述案例中，当地知识产权局在对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行调查取证的前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。

结　　语

通过我国《民诉法》所确定的对因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与我国管理专利工作的部门开展专利行政执法中对证据保全的相关规定的比较，可以得出以下结论：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下”是证据保全的传统实质性要件；而“专利权评价报告”，既不是诉前证据保全的传统实质性要件，也不是诉前证据保全的具体程序要件。因此，在司法实践中，“专利权评价报告”不应作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件。为此，笔者建议尽快制定正确适用《民诉法》第八十一条第二款有关诉前证据保全和《专利法》第六十一条第二款“专利权评价报告”等规定的司法解释，通过证据保全等法定程序及时保护专利权人的合法权益，促进我国科学技术进步和经济社会发展。

【点评】对于实用新型、外观设计专利侵权诉讼，要求原告“应当”在起诉时提供“专利权评价报告”，其法律依据是最高人民法院的相关司法解释。虽然立法者的本意旨在评估涉案专利权的稳定性，而无意将其作为立案的前提条件之一，但实践中，这一规定往往成为部分法院对不提供“专利权评价报告”者不予立案的一个理由。所幸，这一问题最近得到了解决，最高人民法院于2015年1月29日对相关司法解释进行了修改，明确将起诉时原告“应当”出具“专利权评价报告”的规定改为“可以”出具，从而澄清了程序问题与实体审理的差别。本文涉及的诉前证据保全也存在着类似问题，不过，却连起码的法律依据（司法解释）都没有，实践之乱，可见一斑。本文所及，并非无的放矢。

（点评人：广东三环汇华律师事务所主任、合伙人　刘孟斌）